Page 9 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box

IANUS – Anteprima n. 30-2024 ISSN 1974-9805

Non acquisirebbe, invece, il rango di creazione intellettuale originale la
semplice programmazione di software altrui già esistenti, che non aggiunga
alcunché a questi ultimi. Al ricorrere di tale fattispecie, infatti, l’attività dell’autore
sarebbe priva di qualsiasi sfumatura di personale creatività. Affinché possa
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ricorrere il requisito dell’originalità è invece necessario che il software sia il
risultato di uno sforzo intellettuale indipendente del suo autore e non la
riproduzione pedissequa di quanto già realizzato da altri.
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4. La Prova dell’esistenza del software. Il deposito presso la SIAE

È pacifico che il diritto d’autore sul software abbia origine nel momento stesso
della creazione dell’opera originale oggetto di tutela, senza che siano necessari
degli ulteriori adempimenti a carico dell’autore. Potrebbe quindi generare dei
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dubbi interpretativi il dato letterale del paragrafo 4.3 della Circolare dell’Agenzia
delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, recante chiarimenti in merito al regime
fiscale Patent Box, dove viene affermato che: «per quel che concerne le attività di
ideazione e realizzazione del software […] si ritiene che tali attività possano considerarsi
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Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 maggio 2006.
20 Cfr. Trib. di Torino, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 13 gennaio 2006. In senso
conforme, si veda anche Trib. Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 10 luglio 2008,
secondo cui: «nel caso di bene immateriale, quale è il software, nessuna tutela può essere accordata con
riferimento alla fattispecie dell'imitazione servile».
21 MOSCON, Diritto d’autore e protezione del software: l’irrisolta questione dell’originalità, cit, 352. Si
veda anche SCORZA, Contraffazione software e presupposti dell’accesso alla tutela cautelare, in Diritto
dell’Internet, 2006, 48, dove viene argomentato che, nonostante la soglia di accesso alla tutela
d’autore per i software sotto il profilo della sussistenza del requisito dell’originalità sia collocata ex
lege ad un livello più basso rispetto a quello previsto per le altre opere dell’ingegno, è comunque
necessario che il software costituisca il risultato di una seppur minima attività creativa da parte del
suo autore. Chiarisce poi l’autore che la ragiona per la quale l’esistenza del requisito dell’originalità
viene valutato in maniera meno stringente è dovuto al fatto che l’esigenza di risolvere un problema
tecnico operativo alla base della creazione di un programma per elaboratore comporta, di norma,
particolare difficoltà nel realizzare opere che possano definirsi del tutto originali rispetto allo stato
dell’arte. Meritevole di menzione è anche MASTRELIA, Profili evolutivi della tutela del software, in Il
Diritto industriale, 2015, 264, secondo cui, affinché un software derivato possa essere considerato
originale, è necessario che esso sia personale e autonomo rispetto alla struttura di base del software
già esistente.
22 Cfr. art. 2576 c.c. e art. 6 della Legge sul diritto d’autore. Tale interpretazione trova conferma
anche in dottrina e in giurisprudenza. Si vedano ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, Milano, 1960, 293; SBRENNA, Art. 2575 Codice Civile, cit., 5366 ss., e Trib. di Genova, 3
dicembre 1990.
23 Nonostante la circolare stessa riconosca che «la protezione è garantita dalla legge sul diritto d’autore
a partire dal momento della creazione dell’opera».
24 Si intendono le attività rilevanti ai fini Patent Box, ossia: (1) le attività classificabili come ricerca
industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del Decreto MISE 26 maggio 2020 del
Ministero dello Sviluppo economico, recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le
attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica (di seguito,