Page 8 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box

FEDERICO DI SILVESTRE

Di conseguenza, può ritenersi originale anche un software che consista nello
sviluppo ulteriore di programmi già esistenti, purché l’attività svolta dal
programmatore comporti in un autonomo sforzo creativo, non risultando
puramente ripetitiva del lavoro altrui o determinata da operazioni informatiche
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necessitate.
Ad esempio, l’originalità dell’opera derivata può essere ravvisata nella
capacità di adattare le note architetture del software di base ad un diverso
ambiente tecnologico di riferimento. Infatti, la circostanza che due software
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consentano di realizzare lo stesso obiettivo non significa che il programma
sviluppato successivamente sia privo di originalità. Al contrario, l’originalità è
dimostrata dal fatto che è stato indispensabile riprogrammare la maggior parte
delle funzionalità contenute nel software di partenza, per permettere all’opera
derivata di funzionare in un contesto differente. Ciononostante, rimane
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comunque necessario un margine di sforzo creativo da parte dell’autore, che si
estrinsechi quanto meno nella scelta, discrezionale e non necessitata, fra diverse
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opzioni informatiche percorribili.

razionale sotteso all’orientamento giurisprudenziale oggetto di commento si vedano anche
FITTIPALDI, La tutela delle “opere letterarie” nella società contemporanea: dal “romanzo” al “software, in
Corriere Giuridico, 2007, 973-980; PALOMBELLA, L’originalità del software, in Il Diritto industriale, 2007,
492-494.
16 Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 maggio 2006, secondo cui
«l’originalità del software è ravvisabile solo qualora la sua forma espressiva - sotto forma di linguaggio di
programmazione, interfaccia per l'utente, processori - sia il frutto di uno sforzo creativo e non meramente
ripetitivo dell’ingegno dell’autore pur potendo essere il contenuto del programma identico ad altri precedenti e
quindi identica ad altre la sua funzionalità». In senso conforme, cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà
Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006: «la creatività, nel settore del software (in cui l'opera in genere
viene creata sulle fondamenta di quelle precedenti) va intesa come un autonomo sforzo creativo intellettuale posto
in essere da parte dell'autore, sì da potersi risalire alla personalità di quest'ultimo e in modo tale che si possa
distinguere la detta opera da ogni altra precedente ed escludersi che sia stata già creata un'opera simile» […]
«ciononostante, è stato correttamente osservato come, "in tutti i casi in cui l'opera in questione è finalizzata al
raggiungimento di un risultato utile ed è caratterizzata da aspetti necessitati, tanto più il giudizio sulla sua
originalità si sposta dalla valutazione del risultato in sé, alla semplice esistenza di una attività intellettuale del
soggetto agente, che viene protetta per il solo fatto di essersi dispiegata"; ciononostante, deve senza ombra di
dubbio ritenersi, che, anche all'interno di una "originalità" così ridotta, rimanga pur sempre quale requisito
necessario, pena la mancata riconducibilità ai presupposti normativi della l.a., un margine di sforzo creativo da
parte dell'autore che si estrinseca nella scelta delle diverse opzioni informatiche e nella loro diversa
rappresentazione formale corrispondente, tanto che, come è stato correttamente, precisato, nel settore in questione
l'originalità appare come "un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto alla situazione anteriore"; pertanto,
più l'apporto creativo si riduce rispetto alle opere precedenti, meno la sua funzione coincide con la forma
espressiva e di più con quella della semplice divulgazione, non proteggibile nel campo del diritto d'autore».
17 Precisa, infatti, la giurisprudenza che: «in un mercato affollato come quello dei programmi per
elaboratore, che un software è creativo anche se è lo sviluppo di programmi precedenti, purché sia frutto di un
lavoro non semplicemente ripetitivo di quello altrui; l’idea, quindi, non deve essere determinata da scelte
necessitate ma deve discendere da un apporto personale del suo autore, anche se di livello non particolarmente
elevato». Cfr. Corte d’appello di Milano, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 22 dicembre 2011,
n. 2648.
18 Cfr. Trib. di Catania, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 27 settembre 2007.
19 Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006; Trib. di